一、关于专利规避设计

  1.专利规避设计的概念

  规避设计(Design Around)，又称回避设计，是指企业对涉及风险专利的产品或产品中的某些特征重新进行研发、设计，使其产品具有差异化的特征，能够区别于风险专利的技术方案，从而消除风险专利的威胁。

  简言之，规避设计是一种差异化设计，其核心在于规避专利侵权的风险，本质上仍然属于一种研发行为。

  2.专利规避设计的积极意义

  ①法律上不会被判定侵权

  ②商业上不会丧失竞争优势

  ③技术上实现低成本研发

  ④成果上形成自己的专利技术

  3.企业产品研发设计过程中各阶段的专利规避

  ①概念设计阶段的规避

  选择专利障碍少的技术路线，专利丛林的规避。

  ②方案确定阶段的规避

  实现产品的关键功能，产品核心方案的侵权风险规避。

  ③产品上市前的规避

  保障产品顺利上市，整体风险评估，配套方案专利的规避。

  二、常见的专利侵权判定原则

  1.全面覆盖原则

  全面覆盖原则，即全部技术特征覆盖原则，指如果被控侵权产品包含了专利权利要求中记载的全部技术特征，则落入专利权的保护范围。

  2.等同原则

  等同原则(Doctrine of Equivalents)是全世界国家的专利系统内都具有的一条法律原则。即使某一方侵权产品或方法并没有正好落入某专利的权利要求的字面范围内，但却等同于权利要求所保护的发明时，等同原则允许法庭判决该方侵犯他人专利。

  3.捐献原则

  捐献原则是专利侵权判定中的一项法律原则，其可以表述为，如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案(embodiment)，但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众，当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。

  4.禁止反悔原则

  是指专利法上的审批过程禁反言(prosecution history estoppel)。是专利侵权诉讼中的一种法律规则，其含义是，专利权人如果在专利审批(包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序)过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩(如限制性的修改或解释)，则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。

  三、专利规避设计的基本流程

  1.规避前的稳定性评估

  ①技术经验

  ②同族专利

  ③专利检索

  2.运用现有技术

  ①参考说明书中的在先技术

  ②参考目标专利引证的在先技术

  ③参考功能、效果近似的失效专利方案

  3.运用侵权判定规则规避策略

  ①减少技术特征，规避全面覆盖原则

  提醒：

  在进行规避设计时，要考虑减少的技术特征是否具有相对独立的技术功能或效果，不宜将具有相同功能的特征分开为两个或多个技术特征。

  ②替换技术特征，规避全面覆盖原则

  提醒：

  在使用特征替换的方式进行规避设计时，要考虑替换的特征是否与权利要求的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且是否属于本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

  在对方法权利要求进行规避设计时，评估方法的步骤顺序是否会对保护范围起到限定作用,关键要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或技术效果上的实质性差异。

  ③利用捐献原则，规避等同原则

  最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释

  “第五条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

  提醒：

  利用捐献原则进行专利规避时，捐献的方案在说明书或附图中的记载应当是具体的、明确的。

  ④利用禁止反悔原则，规避等同原则

  最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(一)

  “第六条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

  最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)

  “第十三条 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。

  提醒：

  利用禁止反悔原则进行专利规避时，要评估权利人作出的陈述是否有被“明确否定”。

  1.授权阶段及确权阶段均要考虑;

  2.着重考察限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。

  ⑤改变技术手段、功能和效果，规避等同原则